Закон о модернизации товарных знаков (TMA), вступивший в силу в США, предоставляет правообладателям и ведомству новые эффективные инструменты для удаления из реестра регистраций, не используемых в коммерции. Спустя год после принятия закона можно подвести первые итоги и оценить новые стратегии защиты бренда.
Два новых ускоренных механизма
Закон ввел две новые процедуры:
Ключевое преимущество — отсутствие требования доказывать правовой интерес для подачи петиции. Если регистрация блокирует вашу заявку, её рассмотрение приостанавливается на время процедуры TMA.
Практика первого года — что работает
Основная сложность для заявителя — доказать prima facie случай неиспользования, то есть предоставить убедительные первоначальные доказательства. Анализ поданных петиций показывает, что успех зависит от объема и разнообразия собранных доказательств. Недостаточно просто заявить о неиспользовании — необходимо подробно описать проведенное «добросовестное расследование».
Примеры из практики
Стратегические выводы для правообладателей
Заключение
TMA стал рабочим инструментом для борьбы с неиспользуемыми регистрациями, которые часто используются для недобросовестного демпинга или создания искусственных препятствий на рынке. Для российских компаний, выходящих на американский рынок или сталкивающихся с блокировками со стороны «мертвых» знаков, эти процедуры открывают новые возможности для защиты своих интересов. Ключ к успеху — тщательная подготовка и детальное обоснование петиции, что требует глубокого понимания местной правоприменительной практики.
О компании IQ Technology
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.
Два новых ускоренных механизма
Закон ввел две новые процедуры:
- Повторная экспертиза — оспаривание на основании того, что товарный знак не использовался на дату подачи заявки.
- Экспанжмент — оспаривание на основании того, что знак никогда не использовался в коммерции для части или всех указанных товаров и услуг.
Ключевое преимущество — отсутствие требования доказывать правовой интерес для подачи петиции. Если регистрация блокирует вашу заявку, её рассмотрение приостанавливается на время процедуры TMA.
Практика первого года — что работает
Основная сложность для заявителя — доказать prima facie случай неиспользования, то есть предоставить убедительные первоначальные доказательства. Анализ поданных петиций показывает, что успех зависит от объема и разнообразия собранных доказательств. Недостаточно просто заявить о неиспользовании — необходимо подробно описать проведенное «добросовестное расследование».
Примеры из практики
- Успешный частичный экспанжмент: В деле COSY LIFE истец добился аннулирования регистрации только для товарной категории «переноски для домашних животных», предоставив скриншоты сайта регистранта и его страницы на Amazon, где марка использовалась для других товаров. Доказательство неиспользования на собственных площадках регистранта стало решающим.
- Активная защита правообладателя: В деле WATERBIRD регистрант успешно отбил петицию, предоставив федеральные сертификаты на продукцию, фото товара на полках магазинов и декларации клиентов. Это показывает, что даже относительно недавно начавшееся использование может быть достаточным для защиты.
- Инициатива ведомства: Даже если петиция третьего лица отклонена из-за недостатка доказательств, Ведомство по товарным знакам США может само инициировать процедуру, как было в деле NUTRIUM. Это указывает на повышенное внимание к «мертвым» регистрациям.
Стратегические выводы для правообладателей
- Качество доказательств важнее количества: Необходим системный подход: поиск на отраслевых площадках, в соцсетях, через веб-архивы (Wayback Machine), анализ сайта регистранта. Результаты каждого шага нужно документировать скриншотами.
- Четкий нарратив: В петиции необходимо не просто приложить доказательства, а логично описать стратегию расследования, объяснив, почему были выбраны те или иные источники.
- Взвешенность решения: Хотя процедуры TMA в среднем быстрее традиционных исков об аннулировании, они требуют значительных усилий по сбору доказательств на начальном этапе. Необходимо оценивать соотношение затрат и потенциальной выгоды от очистки реестра.
Заключение
TMA стал рабочим инструментом для борьбы с неиспользуемыми регистрациями, которые часто используются для недобросовестного демпинга или создания искусственных препятствий на рынке. Для российских компаний, выходящих на американский рынок или сталкивающихся с блокировками со стороны «мертвых» знаков, эти процедуры открывают новые возможности для защиты своих интересов. Ключ к успеху — тщательная подготовка и детальное обоснование петиции, что требует глубокого понимания местной правоприменительной практики.
О компании IQ Technology
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.