Федеральный суд США по Центральному округу Калифорнии 9 марта 2022 года вынес решение по делу S&B Filters против ETN Capital, которое стало важным напоминанием для всех правообладателей. Компания S&B Filters пыталась защитить дизайн своих автомобильных деталей, но суд отказал в иске из-за недостаточных доказательств того, что внешний вид продукции стал узнаваем среди потребителей. При этом истцу дали 10 дней на исправление недочётов, что указывает на возможность спасти ситуацию при правильном подходе.
Суть спора
Компания S&B Filters занимается производством автозапчастей, включая опоры кузова для пикапов Ford. В октябре 2021 года она подала иск против ETN Capital, утверждая, что ответчик скопировал внешний вид её продукции. Истец настаивал, что уникальный дизайн опор с особой формой чашек, конической втулкой и силиконовой прокладкой стал ассоциироваться именно с продукцией S&B.
ETN Capital в ответ подал ходатайство о прекращении дела, указав на недостаточность оснований для защиты незарегистрированного дизайна. Ответчик оспаривал два ключевых момента: функциональность элементов дизайна и отсутствие у него вторичного значения.
Позиция суда
Суд, рассматривая дело, опирался на стандарты Закона Лэнхема. Для защиты незарегистрированного обозначения истец должен доказать три элемента: нефункциональность дизайна, наличие вторичного значения либо изначальной различительной способности и вероятность смешения потребителей.
По первому пункту суд признал аргументы S&B достаточными. Истец указал, что дизайн его продукции уникален, элементы не являются строго необходимыми для работы устройства и служат для идентификации производителя.
Однако со вторым пунктом возникли сложности. S&B утверждала, что вложила ресурсы в продвижение дизайна, а ответчик сознательно скопировал внешний вид продукции. Но суд посчитал эти заявления голословными. Продажи опор начались лишь в сентябре 2018 года, то есть на момент подачи иска прошло чуть больше трёх лет. Для подтверждения незаконного использования товарного знака в суде этого оказалось недостаточно без конкретных маркетинговых данных, опросов потребителей или иных доказательств узнаваемости.
Почему это важно
Данное решение показывает, что даже при явном копировании продукта защита бренда в интернете невозможна без грамотного подтверждения того, что потребители связывают внешний вид товара именно с конкретным производителем. В США и многих других юрисдикциях функциональные элементы дизайна не могут быть зарезервированы за одной компанией, если только они не приобрели вторичное значение.
Для российского бизнеса этот урок тоже актуален. При выходе на зарубежные рынки или защите прав внутри страны важно собирать доказательства узнаваемости: результаты опросов, данные о рекламных кампаниях, публикации в СМИ. Только такой подход позволяет эффективно бороться с контрафактом.
Как избежать проблем
Чтобы минимизировать риски отказа в судебной защите, правообладателям стоит заранее позаботиться о доказательной базе. Регулярный мониторинг бренда и фиксация случаев копирования помогают вовремя выявлять нарушения. Но главное — накапливать материалы, подтверждающие, что потребители воспринимают дизайн как указание на конкретного производителя.
Если речь идёт о новом продукте, имеет смысл рассмотреть регистрацию промышленного образца или получение охраны товарного знака в стандартном порядке. Это упрощает борьбу с подделками и снижает требования к доказыванию. Компенсация за нарушение товарного знака в таком случае может быть взыскана без необходимости подтверждать вторичное значение.
О компании IQ Technology
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.
Суть спора
Компания S&B Filters занимается производством автозапчастей, включая опоры кузова для пикапов Ford. В октябре 2021 года она подала иск против ETN Capital, утверждая, что ответчик скопировал внешний вид её продукции. Истец настаивал, что уникальный дизайн опор с особой формой чашек, конической втулкой и силиконовой прокладкой стал ассоциироваться именно с продукцией S&B.
ETN Capital в ответ подал ходатайство о прекращении дела, указав на недостаточность оснований для защиты незарегистрированного дизайна. Ответчик оспаривал два ключевых момента: функциональность элементов дизайна и отсутствие у него вторичного значения.
Позиция суда
Суд, рассматривая дело, опирался на стандарты Закона Лэнхема. Для защиты незарегистрированного обозначения истец должен доказать три элемента: нефункциональность дизайна, наличие вторичного значения либо изначальной различительной способности и вероятность смешения потребителей.
По первому пункту суд признал аргументы S&B достаточными. Истец указал, что дизайн его продукции уникален, элементы не являются строго необходимыми для работы устройства и служат для идентификации производителя.
Однако со вторым пунктом возникли сложности. S&B утверждала, что вложила ресурсы в продвижение дизайна, а ответчик сознательно скопировал внешний вид продукции. Но суд посчитал эти заявления голословными. Продажи опор начались лишь в сентябре 2018 года, то есть на момент подачи иска прошло чуть больше трёх лет. Для подтверждения незаконного использования товарного знака в суде этого оказалось недостаточно без конкретных маркетинговых данных, опросов потребителей или иных доказательств узнаваемости.
Почему это важно
Данное решение показывает, что даже при явном копировании продукта защита бренда в интернете невозможна без грамотного подтверждения того, что потребители связывают внешний вид товара именно с конкретным производителем. В США и многих других юрисдикциях функциональные элементы дизайна не могут быть зарезервированы за одной компанией, если только они не приобрели вторичное значение.
Для российского бизнеса этот урок тоже актуален. При выходе на зарубежные рынки или защите прав внутри страны важно собирать доказательства узнаваемости: результаты опросов, данные о рекламных кампаниях, публикации в СМИ. Только такой подход позволяет эффективно бороться с контрафактом.
Как избежать проблем
Чтобы минимизировать риски отказа в судебной защите, правообладателям стоит заранее позаботиться о доказательной базе. Регулярный мониторинг бренда и фиксация случаев копирования помогают вовремя выявлять нарушения. Но главное — накапливать материалы, подтверждающие, что потребители воспринимают дизайн как указание на конкретного производителя.
Если речь идёт о новом продукте, имеет смысл рассмотреть регистрацию промышленного образца или получение охраны товарного знака в стандартном порядке. Это упрощает борьбу с подделками и снижает требования к доказыванию. Компенсация за нарушение товарного знака в таком случае может быть взыскана без необходимости подтверждать вторичное значение.
О компании IQ Technology
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.