В июле 2022 года в США заработал Закон о модернизации товарных знаков. Он дал бизнесу новые инструменты для борьбы с неиспользуемыми регистрациями — процедуры аннулирования и пересмотра. За полгода Ведомство по патентам и товарным знакам США накопило достаточно практики, чтобы сделать первые выводы.
Для российских компаний, которые выходят на зарубежные рынки или защищают свои интересы в международных юрисдикциях, этот опыт полезен. Он показывает, как меняются подходы к оспариванию знаков и какие ошибки совершают заявители на старте.
Три пути — три стратегии
Раньше единственным способом оспорить неиспользуемый знак в США был иск о прекращении охраны из-за неиспользования. Теперь добавилось два внесудебных механизма — экспанжмент и реэкзамен. У каждого свои особенности.
Преимущество классического разбирательства в TTAB — состязательность и полноценный процесс доказывания. Стороны могут запрашивать документы, проводить допросы, опираться на федеральные правила доказывания. Если ответчик не является в суд, решение выносят за три месяца.
Недостаток — длительность. Когда спор активный, процесс может затянуться на год и больше.
В новых процедурах заявитель участвует только на этапе подачи. Если Ведомство запустило экспанжмент, дальше оно разбирается с правообладателем самостоятельно. Для многих это плюс: не нужно тратить ресурсы на судебное сопровождение.
Сколько это длится
По первым данным, Ведомство начинает проверку заявки уже через шесть недель. У правообладателя есть четыре месяца, чтобы представить возражения и доказательства использования.
Скорость итогового решения пока варьируется. Но уже ясно: минимум полгода процедура займёт в любом случае. Если владелец знака пользуется правом на продление сроков, процесс может затянуться.
Типичные ошибки заявителей
Ведомство проанализировало первые сто поданных заявок и выпустило рекомендации. Самые частые проблемы оказались техническими, но критическими:
Ведомство также обратило внимание: доказательства неиспользования можно искать в архивах интернета. И если есть основания полагать, что исходный образец товарного знака был поддельным или отредактированным, это само по себе может стать основой для prima facie вывода о неиспользовании.
Что вывозит российский бизнес
Для компаний, которые фиксируют контрафакт на зарубежных площадках или сталкиваются с недобросовестными регистрациями, новые процедуры — дополнительный инструмент. Особенно если знак не используется, но мешает выходу на рынок.
При этом важно понимать: мониторинг нарушений товарного знака в иностранных юрисдикциях требует системного подхода. Пропустить срок или неправильно оформить доказательства — значит потерять время и деньги.
О компании IQ Technology:
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.
Для российских компаний, которые выходят на зарубежные рынки или защищают свои интересы в международных юрисдикциях, этот опыт полезен. Он показывает, как меняются подходы к оспариванию знаков и какие ошибки совершают заявители на старте.
Три пути — три стратегии
Раньше единственным способом оспорить неиспользуемый знак в США был иск о прекращении охраны из-за неиспользования. Теперь добавилось два внесудебных механизма — экспанжмент и реэкзамен. У каждого свои особенности.
Преимущество классического разбирательства в TTAB — состязательность и полноценный процесс доказывания. Стороны могут запрашивать документы, проводить допросы, опираться на федеральные правила доказывания. Если ответчик не является в суд, решение выносят за три месяца.
Недостаток — длительность. Когда спор активный, процесс может затянуться на год и больше.
В новых процедурах заявитель участвует только на этапе подачи. Если Ведомство запустило экспанжмент, дальше оно разбирается с правообладателем самостоятельно. Для многих это плюс: не нужно тратить ресурсы на судебное сопровождение.
Сколько это длится
По первым данным, Ведомство начинает проверку заявки уже через шесть недель. У правообладателя есть четыре месяца, чтобы представить возражения и доказательства использования.
Скорость итогового решения пока варьируется. Но уже ясно: минимум полгода процедура займёт в любом случае. Если владелец знака пользуется правом на продление сроков, процесс может затянуться.
Типичные ошибки заявителей
Ведомство проанализировало первые сто поданных заявок и выпустило рекомендации. Самые частые проблемы оказались техническими, но критическими:
- скриншоты и ссылки нечитаемого качества;
- отсутствие пояснений, почему конкретное доказательство подтверждает неиспользование;
- ссылки на другие регистрации без приложения самих документов;
- оспаривание всего класса целиком без разбивки по товарным позициям.
Ведомство также обратило внимание: доказательства неиспользования можно искать в архивах интернета. И если есть основания полагать, что исходный образец товарного знака был поддельным или отредактированным, это само по себе может стать основой для prima facie вывода о неиспользовании.
Что вывозит российский бизнес
Для компаний, которые фиксируют контрафакт на зарубежных площадках или сталкиваются с недобросовестными регистрациями, новые процедуры — дополнительный инструмент. Особенно если знак не используется, но мешает выходу на рынок.
При этом важно понимать: мониторинг нарушений товарного знака в иностранных юрисдикциях требует системного подхода. Пропустить срок или неправильно оформить доказательства — значит потерять время и деньги.
О компании IQ Technology:
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.