В конце 2021 года в США заработал Закон о модернизации товарных знаков. Он дал бизнесу два новых инструмента — экспанжмент и реэкзамен, позволяющие аннулировать регистрацию за неиспользование. Прошло полгода, Ведомство по патентам и товарным знакам США проанализировало первые сто заявок и выпустило рекомендации.
Что изменилось
Раньше оспорить неиспользуемый знак можно было только через суд. Долго, дорого, с полноценным раскрытием доказательств. Новые процедуры — внесудебные. Заявитель подаёт петицию, ведомство проверяет и, если видит основания, запускает разбирательство с правообладателем.
У каждого способа своя логика.
Аннулирование в TTAB (судебное) теперь возможно не только на основании прекращения использования, но и по факту полного неиспользования. Достаточно доказать, что знак не применялся в коммерческом обороте. Не нужно подтверждать, что владелец не планирует его возобновлять.
Экспанжмент и реэкзамен — быстрее и дешевле. Заявитель участвует только на этапе подачи. Дальше ведомство работает с правообладателем самостоятельно.
Скорость и сроки
По первым данным, ведомство начинает проверку петиции через шесть недель после подачи. У владельца знака есть четыре месяца, чтобы представить возражения и доказательства использования.
Итоговое решение редко выносится раньше чем через полгода. Если правообладатель пользуется правом на продление сроков, процесс затягивается.
Судебное разбирательство в TTAB при активной позиции ответчика идёт сопоставимо. Но если ответчик не является, решение может быть вынесено за три месяца.
Ошибки, которые совершают заявители
Ведомство проанализировало первые петиции и составило список типичных нарушений.
Скриншоты и ссылки нечитаемого качества. Заявители прикладывают изображения, где текст невозможно разобрать, или URL, которые ведут в никуда. Такие доказательства не принимаются.
Отсутствие индекса доказательств. Судье нужно объяснять, какой именно факт подтверждает каждый документ. Просто приложить папку со скриншотами недостаточно.
Ссылки на другие регистрации без приложения самих документов. Упоминание номера свидетельства не заменяет его копию.
Оспаривание всего класса целиком. Если в классе десять позиций товаров, а доказательства неиспользования есть только по трём, ведомство откажет в удовлетворении заявки.
Игнорирование архивов. Доказательства неиспользования в прошлом можно найти через Wayback Machine и другие архивы интернета. Заявители об этом забывают.
Поддельные образцы. Если есть основания полагать, что образец товарного знака был сфальсифицирован или отредактирован, это само по себе может стать основой для вывода о неиспользовании.
Кому это нужно
Инструменты созданы для расчистки реестра от знаков, которые числятся зарегистрированными, но реально не используются. Это позволяет добросовестным участникам рынка занимать свободные обозначения без риска нарваться на претензии.
Для российских компаний, работающих с американским рынком, процедуры интересны в двух случаях. Первый — когда выходу на площадку мешает чужая регистрация, которая висит мёртвым грузом. Второй — когда нужно защитить собственный бренд от аналогичных атак.
О компании IQ Technology:
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.
Что изменилось
Раньше оспорить неиспользуемый знак можно было только через суд. Долго, дорого, с полноценным раскрытием доказательств. Новые процедуры — внесудебные. Заявитель подаёт петицию, ведомство проверяет и, если видит основания, запускает разбирательство с правообладателем.
У каждого способа своя логика.
Аннулирование в TTAB (судебное) теперь возможно не только на основании прекращения использования, но и по факту полного неиспользования. Достаточно доказать, что знак не применялся в коммерческом обороте. Не нужно подтверждать, что владелец не планирует его возобновлять.
Экспанжмент и реэкзамен — быстрее и дешевле. Заявитель участвует только на этапе подачи. Дальше ведомство работает с правообладателем самостоятельно.
Скорость и сроки
По первым данным, ведомство начинает проверку петиции через шесть недель после подачи. У владельца знака есть четыре месяца, чтобы представить возражения и доказательства использования.
Итоговое решение редко выносится раньше чем через полгода. Если правообладатель пользуется правом на продление сроков, процесс затягивается.
Судебное разбирательство в TTAB при активной позиции ответчика идёт сопоставимо. Но если ответчик не является, решение может быть вынесено за три месяца.
Ошибки, которые совершают заявители
Ведомство проанализировало первые петиции и составило список типичных нарушений.
Скриншоты и ссылки нечитаемого качества. Заявители прикладывают изображения, где текст невозможно разобрать, или URL, которые ведут в никуда. Такие доказательства не принимаются.
Отсутствие индекса доказательств. Судье нужно объяснять, какой именно факт подтверждает каждый документ. Просто приложить папку со скриншотами недостаточно.
Ссылки на другие регистрации без приложения самих документов. Упоминание номера свидетельства не заменяет его копию.
Оспаривание всего класса целиком. Если в классе десять позиций товаров, а доказательства неиспользования есть только по трём, ведомство откажет в удовлетворении заявки.
Игнорирование архивов. Доказательства неиспользования в прошлом можно найти через Wayback Machine и другие архивы интернета. Заявители об этом забывают.
Поддельные образцы. Если есть основания полагать, что образец товарного знака был сфальсифицирован или отредактирован, это само по себе может стать основой для вывода о неиспользовании.
Кому это нужно
Инструменты созданы для расчистки реестра от знаков, которые числятся зарегистрированными, но реально не используются. Это позволяет добросовестным участникам рынка занимать свободные обозначения без риска нарваться на претензии.
Для российских компаний, работающих с американским рынком, процедуры интересны в двух случаях. Первый — когда выходу на площадку мешает чужая регистрация, которая висит мёртвым грузом. Второй — когда нужно защитить собственный бренд от аналогичных атак.
О компании IQ Technology:
IQ Technology — международное юридическое агентство, специализирующееся на предоставлении услуг в области защиты интеллектуальной собственности, товарных знаков и электронной торговли. Мы работаем с клиентами по всему миру, представляя интересы компаний по вопросам интеллектуальной собственности, анализу рисков, спорам о копировании и защите бренда на маркетплейсах и сайтах.